ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ
Господарські суди України
Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)
У порядку інформації та для врахування у розгляді справ надсилається огляд вирішених господарськими судами України спорів у справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку Вищим господарським судом України.
1. Оскільки саме виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу визнається порушенням прав власника патенту, дослідження лише протоколів погодження, сертифікатів та технічних умов у випадку, коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не можна визнати належним дослідженням предмета спору.
Товариство звернулося до господарського суду з позовом про встановлення факту використання Заводом винаходу, захищеного патентом України та зупинення такого використання шляхом заборони виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу та його реалізації.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовлено.
Судові акти з посиланням на висновок призначеної в даній справі комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності мотивовано відсутністю фактичних обставин на підтвердження використання відповідачем винаходу за патентом України.
Скасовуючи рішення попередніх судових інстанцій та передаючи справу на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України виходив з такого.
В абзаці п'ятому частини другої статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі"( 3687-12 ) (далі — Закон) зазначено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.
Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй (абзац восьмий статті 28 Закону( 3687-12 )).
Саме виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу згідно з наведеним положенням статті 28 Закону, зокрема, визнається порушенням прав власника патенту.
Однак зі змісту наявного у справі висновку комісійної судової експертизи вбачається, що його складено лише за результатами дослідження комерційних пропозицій відповідача, сертифікатів якості та протоколу погодження технічних умов порошкового дроту, тобто на підставі документів, а не продуктів, які виготовляються відповідачем.
При цьому сам продукт, що пропонувався до продажу та продавався відповідачем, судом не витребовувався та експертом не досліджувався. За допомогою спеціальних знань не порівнювалися продукт відповідача та продукт позивача, що виготовлений з використанням винаходу за патентом України. Відповідно у справі не встановлено, чи було використано у відповідному продукті відповідача кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України згідно з описом цього патенту. Дослідження протоколів погодження, сертифікатів та технічних умов (а не безпосередньо виготовленого продукту) у випадку, коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не можна визнати належним дослідженням предмета позову.
З огляду на наведене для правильного вирішення спору в даній справі суду необхідно було дослідити належні докази використання винаходу, що охороняється патентом України у відповідному виробі відповідача, також захищеному відповідними патентами, який потрібно було витребувати та надати експерту (постанова Вищого господарського суду України від 05.03.2013 № 5006/33/10/2012).
2. Назва твору, фрази, словосполучення та інші частини твору, які можуть використовуватися самостійно, підлягають охороні як об'єкт авторського права тільки в тому випадку, коли вони є результатами творчої діяльності автора і є оригінальними.
Звертаючись із позовом до суду, позивач зазначав, що реєстрація знака для товарів і послуг із зображенням слова, здійснена з порушенням вимог частини четвертої статті 6 та пункту "в" частини першої статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"( 3689-12 ), а саме — не відповідає умовам надання правової охорони через те, що твір наукового характеру є відомим в Україні твором, а видача свідоцтва на цей знак мала місце внаслідок подання заявки з порушенням авторських прав позивача, який не надав згоду відповідачу використовувати частину цього твору — окреме слово.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції про відмову у позові та приймаючи нове рішення про задоволення позову, апеляційний суд виходив з того, що слово як частина твору, яке використана в оспорюваному зображенні знака для товарів і послуг, може використовуватись самостійно, а отже розглядається як самостійний твір і охороняється відповідно до вимог статті 9 Закону України від 23.12.1993 № 3792-ХІІ( 3792-12 ) "Про авторське право і суміжні права" (далі — Закон).
Не погоджуючись з висновками попередніх судових інстанцій та передаючи справу на новий розгляд до місцевого господарського суду, Вищий господарський суд України зазначив таке.
Дійшовши правильного висновку про те, що вирішення питання щодо оригінальності та можливості самостійного використання частини твору потребує спеціальних знань, суд, призначивши у справі відповідне експертне дослідження, в той же час так і не отримав висновків судового експерта з питання, пов'язаного із з'ясуванням оригінальності частини твору, про незаконне використання якої стверджував позивач. Поряд з цим своїх власних висновків щодо наявності або відсутності ознак, які давали б підстави вважати, що частина твору була створена власною творчою працею автора, результати якої мають оригінальний характер, суд всупереч вимогам статей 4( 1798-12 )-7( 1798-12 ), 43( 1798-12 ), 105 ГПК України( 1798-12 ) не дійшов, а отже коло обставин справи, які мали значення для її правильного розгляду, не з'ясував.
Зокрема, господарський суд мав з'ясувати:
- коли саме була оприлюднена частина твору (твір у цілому), щодо якої позивач звернувся до суду за захистом своїх прав, тобто з якого часу цей об'єкт авторського права став доступним для публіки та які докази про це свідчать;
- чи слід вважати, що зображення спірного знака для товарів і послуг, щодо якого відповідач отримав правову охорону, є продуктом його власної творчості, або воно було запозичено ним у якийсь спосіб у інших осіб.
Апеляційним господарським судом також не було враховано, що назва твору, фрази, словосполучення та інші частини твору, які можуть використовуватися самостійно, підлягають охороні як об'єкт авторського права тільки в тому випадку, коли вони є результатами творчої діяльності автора і є оригінальними (постанова Вищого господарського суду України від 05.06.2012 № 10/155-10-4437).
3. Позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, не можуть одержати правову охорону.
Позивач звернувся до господарського суду з позовом про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зобов'язання відповідача внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю названих свідоцтв, а також опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені "Промислова власність".
Вищий господарський суд України залишив без змін рішення попередніх судових інстанцій про задоволення позову, виходячи з такого.
Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за результатами кваліфікаційної (формальної) експертизи на ім'я Товариства були зареєстровані знаки для товарів і послуг для 5 класу.
Позивач посилався на те, що ці позначення були зареєстровані з порушенням умов надання правової охорони та що існування оскаржуваних позначень порушує належні йому права як виробника ліків.
Господарські суди, врахувавши вимоги статті 499 ЦК України ( 435-15 ), статей 6, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"( 3689-12 ), а також взявши до уваги висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яка була проведена у цій справі, правильно виходили з того, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами є описовими, оскільки вони вказують на склад, значення матеріалу та склад сировини — діючу речовину лікарського засобу. Суди також правильно взяли до уваги висновки експерта у тій їх частині, згідно з якою знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України не набули розрізняльної здатності стосовно товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати; ліки для людини", оскільки не асоціюються у споживачів із конкретним виробником, а вказують на назву діючої речовини лікарського засобу.
З огляду на таке суди попередніх інстанцій дійшли вірного висновку про те, що знаки не відповідають умовам надання правової охорони відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"( 3689-12 ) (постанова Вищого господарського суду України від 10.07.2012 № 9/125).
4. Використання Товариством аудіовізуального твору шляхом його публічного сповіщення у складі іншого аудіовізуального твору не підпадає під визначення вільного використання, передбаченого статтями 21-25 Закону України "Про авторське право і суміжні права"( 3792-12 ).
Товариство звернулося до господарського суду з позовом про визнання дій Телерадіокомпанії незаконними в частині порушення виключних майнових авторських прав позивача, а також просило стягнути з Телерадіокомпанії суму компенсації за порушення його виключних майнових авторських прав на музичний твір (пісню) та знятий на цю пісню аудіовізуальний твір (відеокліп).
Позовні вимоги мотивовано неправомірним використанням Телерадіокомпанією названих творів шляхом їх публічного сповіщення в ефір без необхідного дозволу та без сплати авторської винагороди.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позовних вимог відмовлено.
Прийняті судові рішення мотивовано: правомірністю публічного сповіщення Телерадіокомпанією цілісного аудіовізуального твору — телепередачі, до якого твір увійшов як складова частина; наявністю у позивача права на одержання від Телерадіокомпанії авторської винагороди; відсутністю підстав для стягнення з відповідача компенсації.
Вищий господарський суд України скасував оскаржувані судові рішення та прийняв нове рішення про часткове задоволення позову, виходячи з такого.
За змістом статей 435, 440, 441, 443 ЦК України( 435-15 ), статей 7, 15, 31-33 Закону України "Про авторське право і суміжні права": право на використання твору належить автору або іншій особі, яка одержала відповідне майнове право у встановленому порядку (за договором, який відповідає визначеним законом вимогам); використання твору здійснюється лише за згодою автора або особи, якій передано відповідне майнове право (за виключенням випадків, вичерпний перелік яких встановлено законом).
Відповідно до частин другої-третьої статті 17 Закону України "Про авторське право і суміжні права":
- якщо інше не передбачено у договорі про створення аудіовізуального твору, автори, які зробили внесок або зобов'язалися зробити внесок у створення аудіовізуального твору і передали майнові права організації, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи продюсеру аудіовізуального твору, не мають права заперечувати проти виконання цього твору, його відтворення, розповсюдження, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення, а також субтитрування і дублювання його тексту, крім права на окреме публічне виконання музичних творів, включених до аудіовізуального твору;
- автори, твори яких увійшли як складова частина до аудіовізуального твору (як тих, що існували раніше, так і створених у процесі роботи над аудіовізуальним твором), зберігають авторське право кожний на свій твір і можуть самостійно використовувати його незалежно від аудіовізуального твору в цілому, якщо договором з організацією, що здійснює виробництво аудіовізуального твору, чи з продюсером аудіовізуального твору не передбачено інше.
Отже, Товариство як власник майнових авторських прав на спірні твори не має права заперечувати проти їх використання у складі іншого аудіовізуального твору лише тоді, коли включення цих творів до складу іншого відбулося з дозволу правовласника, оформленого належним чином.
Водночас відповідачем не подано доказів правомірності (з дозволу правовласника) включення спірних творів до складу аудіовізуального твору-телепередачі.
Разом з тим правомірність включення музичного твору (пісні) до складу відповідного аудіовізуального твору (відеокліпу) свідчить про безпідставність твердження позивача про порушення відповідачем його прав не лише шляхом використання названого відеокліпу, але й відповідної пісні як самостійного об'єкта.
У свою чергу, використання Товариством аудіовізуального твору (відеокліпу) шляхом публічного сповіщення його частини у складі іншого аудіовізуального твору — телепередачі — не підпадає під визначення вільного використання, передбаченого статтями 21-25 Закону України "Про авторське право і суміжні права"( 3792-12 ).
Таким чином, попередні судові інстанції, неправильно застосувавши приписи статті 17 Закону України "Про авторське право і суміжні права", дійшли помилкового висновку щодо правомірності використання Телерадіокомпанією аудіовізуального твору (відеокліпу) без дозволу Товариства (постанова Вищого господарського суду України від 12.06.2012 № 59/196).
5. Організація колективного управління у зв'язку з комерційним використанням відповідачем фонограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань має право вимагати надання відомостей, необхідних для виплати винагороди (роялті), від часу встановлення такого використання до часу укладання з організацією колективного управління договору про виплату винагороди (роялті) і у випадку позадоговірного використання зазначених об'єктів.
Організація колективного управління звернулася до господарського суду з позовом про зобов'язання Підприємства надати відомості, необхідні для збирання та розподілу винагороди (роялті) за використання фонограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань шляхом публічного виконання, а саме: розмір доходів відповідача за певний період; перелік фонограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань, які використовувалися шляхом публічного виконання в кафе протягом цього періоду.
Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено. Судові рішення з посиланням на Закон України "Про авторське право та суміжні права" (далі — Закон) мотивовано обов'язком відповідача подати необхідні відомості.
Вищий господарський суд України погодився з висновками господарських судів попередніх інстанцій з урахуванням такого.
За змістом статей 450, 452, 453, 454, 455 Цивільного кодексу України( 435-15 ) (далі — ЦК України), статей 1, 36, 37, 39, 40, 42, 43 Закону, розділів І і ІІ Розміру, порядку та умов виплати винагороди (роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань( 71-2003-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71: право на використання об'єкта суміжних прав (зокрема, виконання, фонограми, відеограми тощо) належить відповідному правовласнику (виконавцеві, виробникові фонограми та/або відеограми чи особі, якій відповідні права передані у встановленому порядку); використання об'єктів суміжних прав здійснюється за згодою правовласників; у випадках, передбачених законом, допускається пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм і відеограм та їх примірників без згоди відповідних правовласників, але з виплатою їм винагороди; збирання винагороди за використання фонограм (відеограм), що зазначені у частині першій цієї статті, і контроль за їх правомірним використанням здійснюються уповноваженими організаціями колективного управління; суб'єкти комерційного використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань до початку здійснення комерційного використання зобов'язані укласти з уповноваженою організацією колективного управління відповідний договір про виплату винагороди (роялті); за відсутності зазначеного договору винагорода (роялті) сплачується у подвійному розмірі за весь період фактичного використання.
У частині четвертій статті 43 Закону( 3792-12 ), зокрема, зазначено, що особи, які використовують фонограми, відеограми чи їх примірники, повинні надавати організаціям, зазначеним у частині другій цієї статті, точні відомості щодо їх використання, необхідні для збирання і розподілу винагороди, а обов'язок суб'єктів комерційного використання подати відомості, необхідні для збирання і розподілу винагороди (роялті) передбачено й Порядком та умовами виплати винагороди (роялті)( 71-2003-п ), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 71.
З огляду на викладене господарські суди дійшли висновку про те, що позивач у зв'язку з комерційним використанням відповідачем фонограм, їх примірників та зафіксованих у них виконань має право вимагати відомості, необхідні для виплати винагороди (роялті), від часу встановлення такого використання і до часу укладання з організацією колективного управління договору про виплату винагороди (роялті). Відтак вони обґрунтовано задовольнили позов зі справи (постанова Вищого господарського суду України від 14.02.2012 № 12/77).
6. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на усі форми повідомлення новин і коментарів новин.
Банк як власник знака для товарів і послуг (торговельної марки) за свідоцтвом України звернувся до господарського суду з позовом про зобов'язання, зокрема, Приватного товариства виготовити інформацію про те, що у номері щотижневика було використано знак для товарів та послуг Банку без дозволу власника прав на зазначений знак для товарів та послуг" (далі — Інформація).
Позовні вимоги з посиланням на приписи статей 15, 16, 420, 426, 432 Цивільного кодексу України( 435-15 ) (далі — ЦК України), статей 1, 5, 16, 20, 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"( 3689-12 ), статей 8, 9, 27 Закону України "Про рекламу"( 270/96-ВР ) та статей 21, 41 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) мотивовано неправомірністю використання без дозволу позивача належної йому торговельної марки шляхом публікації на правах реклами в номері щотижневика статті разом із фотознімком одного з відділень Банку, над яким розміщено відповідне позначення.
У прийнятті судових рішень зі справи місцевий та апеляційний господарські суди виходили з необхідності захисту виключних прав позивача як власника торговельної марки на її використання (зокрема, в рекламі; стаття 495 ЦК України, пункти 2, 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").
Вищий господарський суд України не погодився з висновками господарських судів попередніх інстанцій, виходячи з такого.
Відповідно до абзацу шостого пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на усі форми повідомлення новин і коментарів новин.
Попередні судові інстанції, беручи до уваги підстави заявленого позову та встановивши те, що у статті "йдеться про проведення мітингу біля одного з відділень Банку", що підпадає під визначення "новина" та "коментар новини", для правильного вирішення даного спору мали застосувати саме приписи абзацу шостого пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"( 3689-12 ) (спеціальної норми в даному випадку).
Проте цього ними здійснено не було, що призвело до безпідставного задоволення позову.
За таких обставин Вищий господарський суд України скасував рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи та прийняв нове рішення про відмову у задоволенні позову (постанова Вищого господарського суду України від 16.04.2013 № 5011-12/24-2012).
7. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України про державну реєстрацію інсектицидного препарату обґрунтовано визнаний місцевим господарським судом недійсним, оскільки така реєстрація пов'язана з порушенням майнових прав Компанії на винахід за патентом України, які мають виключний характер.
Компанія звернулася до господарського суду з позовом про визнання недійсним наказу Міністерства у частині державної реєстрації препарату та в частині внесення препарату до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів (далі — наказ); зобов'язання Міністерства виключити препарат, інсектицид з Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів; зобов'язання Міністерства виключити препарат, інсектицид з Переліку пестицидів і агрохімікатів ( n0001556-00 ), дозволених до використання в Україні, шляхом видання доповнення до нього про заборону до використання на території України у будь-який спосіб препарату. Позов мотивовано тим, що державна реєстрація препарату за наказом Міністерства порушує права Компанії як власника патенту України на винахід, оскільки активно діючою речовиною цього препарату є ацетаміприд, що охороняється патентом України.
Постановою апеляційного господарського суду рішення суду першої інстанції про задоволення позову скасовано та прийнято нове рішення, яким у позові відмовлено. Постанову обґрунтовано тим, що Міністерством дотримано порядок видачі спірного наказу та відсутнє порушення встановленої процедури реєстрації препарату.
Вищий господарський суд України не погодився з позицією апеляційного господарського суду з огляду на таке.
За змістом статей 462, 464 Цивільного кодексу України( 435-15 ) та статей 6, 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі"( 3687-12 ): об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому надається згідно з цим Законом, може бути, зокрема, продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); авторство і право власності на винахід, корисну модель засвідчуються патентом; права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу; патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу.
Згідно зі статтею 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу; способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.
Відповідно до статті 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі"( 3687-12 ) будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.
Статтею 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності( 981_018 ) (ТРІПС) передбачено, що її Члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності, як визначено в цій Частині, передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.
Частиною другою статті 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати"( 86/95-ВР ) передбачено, що забороняються ввезення на митну територію України (крім дослідних партій, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень), виробництво (крім виробництва для експорту та виробництва дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань), торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації.
У частині першій статті 8 цього Закону зазначено, що серійне виробництво, закупівля та експлуатація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів дозволяється лише після їх державної реєстрації.
З огляду на викладене місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про те, що державна реєстрація препарату, здійснена відповідно до наказу Міністерства, порушує виключні майнові права Компанії на винахід за патентом України та обґрунтовано задовольнив позов.
Апеляційний господарський суд наведеного не врахував, переоцінив значення формального дотримання Міністерством існуючої процедури реєстрації пестицидів і агрохімікатів, яка за будь-яких умов не має домінувати над відповідним майновим правом особи, поставив під сумнів виключний характер прав на винахід та помилково залишив без належного правового реагування посягання на права позивача як власника відповідного патенту та особи, якій належать виключні права на використання винаходу, а тому й безпідставно скасував законне та обґрунтоване рішення місцевого господарського суду зі справи (постанова Вищого господарського суду України від 23.04.2013 № 5011-59/13170-2012).
8. Припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"( 3689-12 ) є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони позначення.
Позовні вимоги Товариства, зокрема, про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг з посиланням на приписи абзацу п'ятого пункту 2 статті 6, абзацу другого пункту 3 статті 6 та статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" мотивовано невідповідністю зареєстрованого за свідоцтвом України позначення умовам надання правової охорони.
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовлено повністю.
Прийняті судові рішення з посиланням на приписи статей 16, 418, 1109 Цивільного кодексу України( 435-15 ) (далі — ЦК України), пунктів 2 і 3 статті 6, статей 16, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"( 3689-12 ), статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності( 995_123 ) (від 20 березня 1883 року), пунктів 4.3.1.9, 4.3.2.4, 4.3.2.5 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг( z0276-95 ) (далі — Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 №72), мотивовано відсутністю у позивача порушених прав на торговельну марку за свідоцтвом України, а також відсутністю схожості названої марки з іншим позначенням за свідоцтвом України.
Вищий господарський суд України не погодився із зазначеними судовими рішеннями з огляду, зокрема, на таке.
За приписами абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.
Абзацом другим пункту третього статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та в абзаці другому пункту третього цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.
При цьому наведений припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту третього статті 6 та пункту 5 статті 16 названого Закону.
З огляду на наведене попереднім судовим інстанціям, беручи до уваги встановлені ними фактичні обставини, для прийняття правильного судового рішення по суті справи належало врахувати те, що:
- підстави для застосування до спірних правовідносин приписів абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" відсутні;
- для правильного застосування абзацу другого пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 цього Закону не має правового значення правильність визначення споживачами особи, яка виробляє відповідні товари чи надає певні послуги, — значення має сама можливість сплутування спірних торговельних марок (торговельної марки та позначення, що використовується), а також сама можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.
Таким чином, зокрема, наведені порушення призвели до невстановлення місцевим та апеляційним господарськими судами фактичних обставин, з якими закон пов'язує можливість належного застосування приписів абзацу другого пункту 3 статті 6, пункту 5 статті 16, підпункту "а" пункту першого статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"( 3689-12 ), що стало підставою для скасування оскаржуваних судових рішень та передачі справи на новий розгляд до місцевого господарського суду (постанова Вищого господарського суду України від 14.05.2013 № 5011-59/1087-2012).
Голова Вищого господарського суду України
В. Татьков
{Текст взято з сайту Вищого господарського суду http://www.vgsu.arbitr.gov.ua/}